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近似商标认定是否应该考虑主观恶意
添加时间:2015-6-7 19:59:39     浏览次数:

作者:北京市东卫律师事务所律师 单体禹

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定:商标近似,是指两个商标的文字字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。第十条规定:认定商标近似应该按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

可见我国认定商标近似主要考虑有以下因素:从音、形、义三个方面入手,从一般消费者的一般认知的视角,以混淆、误认为标准,采用隔离比对、主要部分比对和整体比对相结合的方法,考虑申请商标或引证商标的显著性与知名度,但是否应当考虑相对人的主观恶意则未有规定。

一、我国法院对认定近似商标是否应该考虑主观恶意的认识及实践情况

1、认定近似商标时不应考虑相对人的主观恶意

如北京龙霸润滑油有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人北京帝王高级润滑油有限公司第1456495号“统士MORALE”商标异议复审行政纠纷案,法院认为,判断商标是否近似,应当以商标的文字、图形是否易使消费者发生混淆为标准。我国商标法和相关司法解释均未规定将商标申请人的主观恶意作为应该考虑的因素,商标评审委员会在商标异议复审中考虑主观恶意因素不当,应予以纠正。

2、恶意并非认定构成混淆和商标近似的必要条件

如李鸿良与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人杨荣金第3573276号“非步”商标争议行政纠纷案,争议商标核定使用的鞋、足球鞋商品与引证商标核定使用的鞋(脚上的穿着物)等商品在功能、用途、销售渠道、消费对象方面基本相同,属于同一种商品或者类似商品。争议商标为“非步”,引证商标汉字部分为“飞步”,两者发音相同、字形近似,杨荣金和李鸿良均位于福建省,且均从事鞋类商品的生产经营,争议商标和引证商标共同使用在鞋、足球鞋等商品上,容易使相关公众误认为使用两商标的商品存在特定联系,从而造成对商品来源的混淆、误认。李鸿良在引证商标提出申请后一个月提出争议商标申请,虽然不足以证明其有恶意,但恶意并非认定构成混淆和商标近似的必要条件。

3、认定近似商标应该考虑主观恶意因素。

如田秀华与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人安徽临水酒业有限公司第3924167号“金临水福”商标异议复审行政纠纷案,北京高院认为,在审查判断商标近似和商品类似等授权确权条件及处理与在先商业标志冲突上,应依法适当从严掌握商标授权确权的标准,充分考虑消费者和同业经营者的利益,有效遏制不正当抢注行为,注重对于他人具有较高知名度和较强显著性的在先商标、企业名称等商业标志权益的保护,尽可能消除商标标识混淆的可能性。被诉裁定将田秀华与临水公司同处一地、对临水公司“临水”系列商标的知名度理应知晓,作为判断被异议商标与引证商标一近似与否的考虑因素,并无不当,田秀华关于不应将申请注册人的恶意作为认定商标近似的考虑因素的上诉理由不能成立。最高人民法院认为,被异议商标“金临水福”与引证商标“临水及图”均包含“临水”文字,含义均与“临水”有关,综合考虑“临水”品牌在白酒商品上的知名度、田秀华与临水公司在同一地区生产销售白酒的事实,以及田秀华在白酒产品上实际使用被异议商标时突出“临水”字样的行为、田秀华申请注册被异议商标的主观意图等案件事实,为了尽可能避免出现消费者混淆误认的情况,商标评审委员会、原审法院认定被异议商标与引证商标构成商标法第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标,并无不当。

如青岛啤酒股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人唐曰浩第4179281号“崂仔”商标异议复审行政纠纷案,法院认为,被异议商标为“崂仔”,引证商标一为“崂山”,引证商标二为“崂山人”,彼此首字相同,外观、呼叫、含义方面确实存在一定差异,但考虑到引证商标一在啤酒商品上具有较高知名度,被异议商标申请人也处于山东省境内,其申请注册了多个带有“崂”字或“崂山”字样的商标,且无使用商标意图反而有转卖牟利的计划,故原审判定认定并无不当。

如天津市捷安达车业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人山东邦德电动车有限公司第4602918号“邦德小羚羊及图”商标异议复审行政纠纷案,法院认为,捷安达公司新提交的37份证据足以证明引证商标具有较高的知名度和显著性。被异议商标由“邦德小羚羊BANGDEXIAOLINGYANG及图”组成,其整体上凸显了中文的核心位置,以相关公众的一般注意力为标准,其主要识别部分为中文“邦德小羚羊”。相对消费者而言,被异议商标没有形成明显区别于引证商标的新的含义,相关公众容易对被异议商标和引证商标标识的商品来源产生混淆、误认。此外,在引证商标在先已形成较高市场知名度的情况下,本案被异议商标系对在先商标的组合变形申请注册,若使用在同种或类似商品上,相关公众施以一般注意力,难以区分商品来源,有违商标注册申请的本意。

再如北新集团建材股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人尹利博第3907612号“泰山龙”商标异议复审行政纠纷案,一审法院认为,因北新建材公司在异议复审阶段并未明确将第1063238号“泰山及图”商标作为引证商标,且其与泰山石膏股份有限公司形成控股关系的时间晚于被异议商标申请注册日,北新建材公司提交的其与尹利博所在公司签订的经销协议时间亦晚于被异议商标申请注册日,故不能证明尹利博申请注册被异议商标具有主观恶意。最高人民法院再审认为,尹利博作为相关行业从业人员,应该明知“泰山”商标及另一引证商标“龙”牌的知名度,申请被异议商标明显具有借助他人声誉以牟取不正当利益的意图,容易造成相关公众混淆误认,被异议商标不应予以核准注册。

二、近似商标认定是否应该考虑主观恶意

笔者认为,近似商标认定应当谨慎考虑相对人的主观恶意,原因如下:

1、近似商标认定考虑相对人的主观恶意无法律依据,具体行政行为的合法性存疑

目前国内没有任何法律法规规定认定商标近似需要考虑主观恶意因素,而商标局和商评委属于国家行政机关,其所作裁决为具体行政行为,必须有明确的法律依据。在法律法规没有规定认定商标近似需要考虑主观恶意因素的情况下,商标局和商评委考察相对人的主观恶意,无法可依。如相对人不服商标局和商评委的裁决到法院提起行政诉讼,法院审查行政机关做出行政行为的合法性,同样无法可依。

2、认定商标近似首要原则是以相关公众的一般注意力为标准,而相关公众在购物时不会关心申请注册人有无恶意

商标的核心价值在于区分商品和服务的来源,商标是否近似应作客观对比,申请注册人的恶意不应该作为认定商标近似考虑的因素,不能因为申请注册人的恶意而将本来不近似的商标认定为近似,认定近似只能限于整体外观相似和易于造成混淆误认两个标准和要素,普通消费者在购物时不会关心申请注册人有无恶意,即使申请注册人具有恶意,但只要不能造成普通消费者混淆误认,也不能认定构成商标近似。所以说申请注册人在申请注册时是否具有主观恶意,与认定商标是否构成近似没有任何关系。

3、近似商标认定考虑相对人的主观恶意会使得行政机关和法院的自由裁量权过大

商标是否近似是一个客观事实,申请商标或引证商标的显著性与知名度也是客观事实,而主观恶意则是主观状态,在认定时弹性过大,在我国行政执法和司法水平均不是很高的情况下,认定近似商标过多考虑相对人的主观恶意有可能会影响具体行政行为和司法的公正性。

4、即使近似商标认定不考虑相对人的主观恶意,商标权利人也还有其他解决问题得途径

在 “金临水福”商标异议复审行政纠纷一案,北京高院认为,在审查判断商标近似和商品类似等授权确权条件及处理与在先商业标志冲突上,应依法适当从严掌握商标授权确权的标准,充分考虑消费者和同业经营者的利益,有效遏制不正当抢注行为。其实商标权利人在主张构成相同或类似商品的相同或近似商标的同时,还可以主张相对人构成恶意抢注,在这种情况下,商标局、商评委、法院就可以大张旗鼓地审查相对人的主观恶意了。

总之,笔者认为在法律没有明确规定的情况下,近似商标认定应当谨慎或者尽量不考虑相对人的主观恶意,充其量将其作为一个辅助因素考虑,这样做符合我们目前的立法、执法、司法实际,可以最大限度保护各方当事人的利益。

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