4000-456-468
主营业务
 
公司著述 当前位置:网站首页 > 公司著述 > 详细信息
试述外文商标显著性司法审查标准
添加时间:2015-6-8 9:33:49     浏览次数:

作者:北京市东卫律师事务所律师 单体禹

商标作为识别商品或服务来源的标志,显著性(即显著特征)是对一个商标的最起码要求。商标的显著性越强,其区分识别功能越强。显著性通常包括固有显著性和获得显著性,固有显著性是先天的,而获得显著性是通过后天的商标性使用而获得的。缺乏显著性的标志,可以通过后天使用获得显著性,使其具备商标的可注册性,比如“六个核桃”、“热力贴”等缺乏固有显著性的标志因为获得显著性最终得以核准注册。

我国《商标法》第十一条对商标的显著性要求做了以下规定,“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用获得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”上述规定中的(一)部分为通用名称规定,(二)部分为描述性标志规定,但书部分为获得显著性规定。

本文试图根据我国司法实践的具体情况单就外文商标的显著性司法审查标准进行归纳。

一、外文商标通用名称的显著性司法审查标准

1、仅为本商品通用名称的商标不具有显著性

比如将bike商标注册在电视机商品上,将hotel商标注册在宾馆服务上,显然无法发挥商标区分商品或服务来源的基本作用,不具有显著性。

如美洲饮料公司(COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人丽达果拉娜饮料(北京)有限公司第789124号“guarana及图形”商标争议行政纠纷案,法院认为,“guarana”一词在相关词典或书籍中,既是一种生长于巴西的无患子科攀缘植物,也是含该植物成份的一种饮料名称。涉案商标的指定使用商品为汽水,属于饮料范畴,故消费者看到涉案商标的“guarana”文字,会将其理解为该商品的通用名称或主要原料,一般不会将其与商品或服务的特定出处联系在一起,即文字“guarana”不可能起到商标的识别或者区别作用,不具有显著性。

如北京克劳沃种业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人北京绿冠草业科技发展中心、美利坚合众国俄勒冈州草坪草料种子公司第166579号“午夜Midnight”商标争议行政纠纷案,法院认定争议商标“午夜(Midnight)”作为草地早熟禾的一个品种的通用名称,不具有显著性。

如株式会社万代南梦宫游戏与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第6332148号“ACE DRIVER”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,“DRIVER”用在与游戏机相关的商品上,相关公众通常会将“DRIVER”识别为“驱动器”或“驱动程序”,申请商标整体可译为“一流的驱动程序、卓越的驱动器”,包含了通用名称,不具有显著性。

2、某外文术语已为本行业人员作为专用技术术语或通用术语广泛使用的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称

如台州市洛克赛工具有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人萨塔彩喷技术有限公司第3341000号“HVLP”商标争议行政纠纷案,法院认定HVLP已经作为喷涂行业的专业术语在争议商标注册申请日前后已被广泛地使用。专用技术术语或通用术语,不应仅以相应的词典、国家标准、法律法规将其认定为专用技术术语或通用术语为准,只要有证据显示在相关行业中,该术语已为本行业人员作为专用技术术语或通用术语广泛使用即可。

3、应当根据中国境内相关公众的通常认识,审查判断诉争外文商标是否具有显著特征

如株式会社万代南梦宫游戏与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第6332148号“ACE DRIVER”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,“DRIVER”用在与游戏机相关的商品上,相关公众通常会将“DRIVER”识别为“驱动器”或“驱动程序”,“ACE”作为形容词时,其中文含义为“第一流的、极好的”。在本案中,“ACE”与“DRIVER”共同使用时,“ACE”属于形容词,具有描述“DRIVER”的作用。所以,可以认定“ACE”在申请商标中对指定商品的质量特点有描述作用。商标评审委员会认定申请商标整体可译为“一流的驱动程序、卓越的驱动器”,包含了通用名称并且直接表示商品的质量特点的结论正确,诉争商标不具有显著性。

而英特里德有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会国际注册第946262号“ENTOLETER”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,申请商标为外文词汇,在判断该词的含义时,应当考虑中国相关公众对于该词的一般了解能力。英特里德公司向商标评审委员会提交的《新英汉词典》、《大英汉词典》等权威性英汉翻译工具书均未收录“ENTOLETER”一词,中国的相关公众很难知道该词具有第6754号决定认定的“用于谷物和其他食品消毒的机器、除虫卵机”的含义。虽然在行政诉讼过程中,商标评审委员会向原审法院及本院提交了相关证据用于证明“ENTOLETER”一词的含义,但以中国相关公众对于英语的一般了解能力而言,申请商标属于较为生僻的词汇,中国相关公众一般不会了解“ENTOLETER”一词的具体含义。在此情况下,中国相关公众在申请商标指定使用的商品上,看到“ENTOLETER”时,不易将其理解为“用于谷物和其他食品消毒的机器、除虫卵机”,诉争商标具有显著性。

4、应当从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断

在组合商标中,如果文字在诉争商标中为主要部分,具有强于其他部分的识别作用,诉争商标整体上也就缺乏显著性。

如为抵抗艾滋病、结核病及疟疾病环球基金与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会国际注册第865283号“The Global Fund TO Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria 及图”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,申请商标为图形和文字组合商标,但图形与文字部分相结合未使图形产生强于文字部分的显著性,故文字部分“The Global Fund TO Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria”具有强于图形部分的识别作用。其中文字部分“THE GLOBAL FUND”为相关行业通用的商贸用语,相关公众根据一般认读习惯易将申请商标认为系基金会的名称,不具有显著性。

如美洲饮料公司(COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人丽达果拉娜饮料(北京)有限公司第789124号“guarana及图形”商标争议行政纠纷案,法院认为,虽然涉案商标为“guarana及图形”,但文字“guarana”占涉案商标的主体位置,是消费者识别该商标的主体部分,而其背景图形仅为文字“guarana”的点缀,单独无法起到识别的作用,该图形只能通过其与文字“guarana”的组合来实现识别,由于争议商标的主体部分“guarana”缺乏内在显著性,故涉案商标整体亦缺乏显著特征。

二、外文商标描述性标志的显著性司法审查标准

1、仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商标,不具有显著性

如西方出版公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第3336749号“WESTLAW”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,申请商标为英文文字“WESTLAW”,但一般情况下,人们能够看出其由常见的两个英文单词 “WEST”和“LAW”组合而成并加以理解记忆。此时, “WESTLAW”具有了一定的含义,即 “西方法律”。由于申请商标指定使用在法学及其他专业领域的计算机软件商品上,该“西方法律”的含义直接描述了指定使用商品的功能、用途等特点,缺乏商标应有的显著特征。

如户外娱乐集团与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第6351412号“OUTDOOR PRODUCTS及图”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,本案申请商标由字母“OUTDOOR”、“PRODUCTS”及图形组成,由于图形仅为简单线条,首字母“O”虽经图形化设计但仍易被识别为字母,故申请商标的主要认读部分仍为字母“OUTDOOR PRODUCTS”。而“OUTDOOR PRODUCTS”的含义为户外产品,申请商标指定使用的眼镜等商品均可能与户外使用具有一定的关联性,相关公众容易将申请商标理解为对商品具有适于户外使用的特点的说明性文字,故申请商标使用在上述商品上直接表示了商品的功能、用途,不具有显著性。

如谐波传动系统有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人北京中技克美谐波传动有限责任公司第2019102号“HARMONIC DRIVE”商标争议行政纠纷案,法院认为,根据中技克美公司在评审程序中提交的1993年国家标准,能够证明争议商标“HARMONIC DRIVE”应译为谐波传动,属于对商品工作原理或技术内容的描述,不具有显著性。

如株式会社万代南梦宫游戏与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第6332148号“ACE DRIVER”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为, “ACE”作为形容词时,其中文含义为“第一流的、极好的”。在本案中,“ACE”与“DRIVER”共同使用时,“ACE”属于形容词,具有描述“DRIVER”的作用,直接表示商品的质量特点,不具有显著性。

如为抵抗艾滋病、结核病及疟疾病环球基金与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会国际注册第865283号“The Global Fund TO Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria 及图”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为, “TO Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria”表明了指定服务的特点,不具有显著特征。

2、应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识,从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断

(1)应该根据中国境内相关公众的通常认识进行审查判断

如眼力健有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第3075728号“ADVANCED MEDICAL OPTICS”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,“ADVANCED MEDICAL OPTICS”商标中各个英文单词均具有明确的含义,申请商标系由上述单词组成的一个词组,属于叙述性的词汇,中国相关公众自然会把“ADVANCED MEDICAL OPTICS”的含义理解为“先进的医疗光学仪器”,直接表示商品的质量特点,不具有显著性。

再如屈臣氏企业有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人可口可乐公司第1494687号“Smart”商标争议行政纠纷案,法院认为,“Smart”在《牛津高阶英汉双解词典》第6版中有“整洁的、聪明的、时髦的、快速的”的含义,而没有“味浓的”含义。《牛津高阶英汉双解词典》是中国相关公众通常使用的英语词典之一,而屈臣氏公司不能证明其所提交的《英汉辞海》和《英汉科技大词库》为国内相关公众普遍使用,因此即使上述两种辞书中“Smart”的释义均有“味浓的”一项,也并不能证明此种含义为中国相关公众所普遍认知,最终认定争议商标具有显著性。

再如“CESTBON”在法语中表示“这是好的”,具有描述性,但由于国内相关公众对法语的认知能力较弱,因而具有商标的显著性和可注册性。华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司注册了多个“CESTBON”商标。

(2)应当从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断

如国际侍酒师协会有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第5820242号“INTERNATIONAL SOMMELIER GUILD及图”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,商标的显著性,应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识,从整体上对商标是否具有显著性进行审查判断,只要相关公众能够以该标识识别商品来源的,应当认定其具有显著特征。本案中,申请商标由英文单词“INTERNATIONAL SOMMELIER GUILD”、椭圆形葡萄图案及长方形底图组成,属于组合商标。就整体而言,申请商标使相关公众产生认知的部分不再仅仅是英文单词,而是其组合后的表现形式,申请商标不属于《商标法》第十一条第一款第(三)项规定的情形,应当认定申请商标具有显著性。商标评审委员会仅考虑申请商标的英文部分可译为“国际侍酒师协会”,未从申请商标整体上是否使相关公众区分商品来源进行判断不妥。

如家乐氏公司(KELLOGG COMPANY)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第5044364号“COCOA FROSTIES”商标驳回复审行政纠纷案本案,法院认为,申请商标“COCOA FROSTIES”系外文商标,对其是否具有显著特征的审查,应当根据中国境内相关公众的通常认知,从整体上进行判断。就申请商标整体而言,“COCOA”属于常用词,主要含义明确,为“可可粉”之意,而“FROSTIES”虽不是英文固有词汇,但其中“FROST”有明确的含义,即“霜”,因此,申请商标“COCOA FROSTIES”不同于本无任何含义或纯系臆造词而自始具有显著特征的商标,在中国境内,相关公众对该词汇部分含义会产生通常认知,而该含义并未产生新的变化,未使得“可可粉”产生了不同于其本义的其他特定含义。而众所周知,可可粉是可以用于制造巧克力及其他食品的原料,将申请商标“COCOA FROSTIES”用于指定使用的制作早餐食品、快餐食品或者食物制作成份的谷类制食品商品上,易使消费者以为系在说明商品本身所采用的原料或成分等特点,不具有商标的显著特征。

3、应当考虑诉争商标中词语含义的动态变化

如美泰有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第4532736号“BARBIE”商标驳回复审行政纠纷案,美泰公司主张“BARBIE”为非正式的英文词汇,“户外烤肉”的含义主要在个别国家使用,众多英汉词典中均无该解释,且由于美泰公司的芭比娃娃已经经过长期使用具有了较高的知名度,“BARBIE”商标已经与美泰公司建立起了紧密联系,故申请商标应予注册,但根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的相关规定,应当根据中国境内相关公众的通常认识,审查判断申请商标是否具有显著特征。虽然美泰公司所提交的证明表明,大量词典中并未收录“BARBIE”词条,或者在收录该词条是将其解释为美泰公司的芭比娃娃,但是,相关证据同时表明,包括《牛津高阶英汉双解词典》在内的部分词典中已收录了“BARBIE”词条,并将其解释为“户外烤肉”。尽管这种关于“BARBIE”为“户外烤肉”的词义解释在词典中被注明限于澳大利亚使用且为非正式的俚语,但在互联网和信息技术迅速发展的背景下,资讯的传播已经超越了国家和地域的限制,词语的含义也不是一成不变的,在部分词典已经将“BARBIE”解释为“户外烤肉”的情况下,应当尊重客观上形成的实际情况,从实际出发确定申请商标标志是否具有区分商品和服务来源的显著特征,维护正常的市场秩序,保护消费者和同业竞争者的利益。对于尚未大量投入使用的商标标志,可依法适当从严掌握商标授权确权的标准,尽可能消除商标标志被相关公众误解、丧失商标最基本的区分商品和服务来源的功能的可能性。最终法院从严把握,没有认定诉争商标具有显著性。

4、诉争标志中的外文虽有固有含义,但相关公众能够以该标志识别商品来源的,不影响对其显著特征的认定

如迅捷产品有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第931160号“PERFECT PLEAT及图”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,申请商标标志由英文“PERFECT PLEAT”及图形构成,虽然“PERFECT PLEAT”可译为“完美的褶皱”,但其与申请商标指定使用的第6类金属产品等以及第20类窗帘杆等商品没有必然的联系,并不必然使消费者将其理解为对商品功能、效果的描述性词汇,申请商标作为商标注册和使用能够起到区分商品来源的作用。而且申请商标标志还包括图形部分,进一步增强了申请商标区分商品来源的作用。因此,申请商标具备了商标注册所需的区分商品来源的显著特征。

5、判断是否具有显著性不应将所有指定商品作为一个整体进行笼统判断,应该区分不同商品的属性,分别进行处理

如加.莫德菲尼公司(GA Modefine S.A.)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会国际注册第757352号“DESIGNS FOR THE FACE”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,申请商标为普通印刷体英文短语DESIGNS FOR THE FACE,根据相关词典的解释和普通消费者的理解,应当认定一般翻译为“为脸部而设计”,若作为商标使用在化妆品等用于脸部的商品上仅仅直接表示了指定商品的用途特点,不具有显著性。实际上,诉争商标的含义可以理解为对化妆品等商品的用途特点描述,与洗衣用漂白剂、牙膏等商品的用途特点无关联,不去具体分析商品的具体特点,将所有指定商品作为一个整体进行笼统判断的方法似有不妥。

三、外文商标获得显著性的司法审查标准

如诉争商标先天不具有显著性,但经过大量使用获得显著特征的,也可以具备可注册性。因为不具有显著性的商标经过长时间使用、已经建立较高市场声誉,形成了相关公众群体,相关公众已在客观上将诉争商标与相关商业标志区别开来,核准注册诉争商标有利于维护已经形成的市场秩序。

1、我国在认定获得显著性时,以申请注册时的标志的使用情况为准,但也考虑申请注册之前的标志使用情况

如 “WESTLAW”案(见(2011)一中知行初字第3069号行政判决书),诉讼过程中,商标申请人提交了包括在后使用的证据,法院认为,申请商标的注册程序尚未完成,评审时包括诉讼过程中的事实都是决定是否驳回商标注册需要考虑的因素,在考虑了在申请日后使用的证据最终认定通过使用获得显著性。

但我国司法实践队获得显著性审查较为严格,多数案例因为证据原因没有认定诉争标志的获得显著性,这说明如果商标的固有显著性先天不足,必须经过后天的大量使用方能弥补其先天缺陷,从而使其具有商标的识别作用。有观点认为,如认定获得显著性,诉争商标的使用证据的知名度应该达到驰名商标的标准。

如为抵抗艾滋病、结核病及疟疾病环球基金与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会国际注册第865283号“The Global Fund TO Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria 及图”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,环球基金虽提交了相应证据证明其使用情况,但其证据不足以证明申请商标已通过使用获得较高知名度,亦不足以证明申请商标在指定服务上以商标形式使用具备了可注册的显著性。

如莱雅公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人刘羽波国际注册第795120号“DOUBLE EXTENSION”商标争议行政纠纷案,法院认为,广告宣传的费用汇总情况为欧莱雅(中国)有限公司、阳狮广告有限公司上海分公司自行制作的统计表,没有相应证据佐证,故不能确认上述统计数据的真实性。“DOUBLE EXTENSION”产品在《瑞丽》等杂志上的平面广告宣传材料、“DOUBLE EXTENSION”产品的电视广告片、国家图书馆科技查新中心出具的《文献复制证明》及相关材料的内容多为对“惊艳特长滋养睫毛膏”、“惊艳特长美睫膜”等产品的宣传,未体现出将“DOUBLE EXTENSION”作为商标使用的情况。故上述证据不足以证明争议商标通过使用已取得显著特征。

2、认定获得显著性时不考虑诉争商标的境外使用情况

如香味食品私人有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第4320150号“香FRAGRANCE及图”商标驳回复审行政纠纷案,法院认为,缺乏显著特征的标志经过使用取得显著特征并便于识别的可以作为商标注册,但是,这种使用应当具有一定的质和量的要求,诉争商标在新加坡获得的奖项仅能证明其在新加坡的知名度,不足以证明已经在中国境内通过使用获得显著性。

综上可见,外文商标的显著性司法审查标准有两大必备要素:一是中国境内相关公众的通常认识标准,二是整体性标准。在此基础上考虑使用证据,审查获得显著性,而认定获得显著性的证据从严把关。

上一页  “自行改变注册商标”之情形与法律后果  
下一页  近似商标认定是否应该考虑主观恶意
版权所有:北京德智信知识产权代理有限公司  http://www.dezhixin.org   京ICP备15007839号-1