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试析恶意抢注及其构成要件
添加时间:2015-6-4 18:13:33     浏览次数:

作者:北京市东卫律师事务所律师 单体禹

我国商标注册奉行申请在先原则,对于几个商标申请人在相同或类似商品上申请相同或近似商标的,初步审定并公告申请在先的商标,同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标。

可见,我国鼓励商标申请人积极申请商标,不禁止抢先注册商标,但禁止以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,即禁止恶意抢注。即我国商标注册以先申请为原则,以恶意抢注为例外。

我国商标法规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,在先权利包括著作权、专利权、知名商品权、姓名权、字号权、商品化权等。在司法实践中,经实际使用并具有一定影响的药品商品名称也作为一种民事权益受到法律保护(如可立停及PHUDICIN商标争议案),可以作为一种在先权利获得保护。已经使用并有一定影响的未注册商标,我国商标法没有将其归属为商标法第三十二条前半段的在先权利,而是在商标法第三十二条后半段予以单独规定。

已经使用并有一定影响的未注册商标,虽然没有获得行政管理部门的商标授权,但经过在先使用已经已建立较高市场声誉和形成了稳定的相关公众群体,已经形成商标法意义上的商标权益,实质上是一种未注册商标权益。如果允许他人恶意抢注他人已经使用并有一定影响的商标,有违诚信原则,对在先商标使用人也不公平。但并非所有的在先商标使用行为都可以获得保护,未注册商标权益保护的是在先使用并有一定影响的未注册商标。

构成恶意抢注需要同时具备以下条件:(1)他人商标在系争商标申请日之前已经使用并有一定影响;(2)系争商标与他人商标相同或者近似;(3)系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似;(4)系争商标申请人具有恶意。

一、在先使用并具有一定影响的认定

(一)在先使用的认定

1、必须是在中国境内的在先使用

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条规定,在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,即应认定属于已经使用并有一定影响的商标,明确了在在中国境内使用为原则。

如株式会社良品计画与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人北京棉田纺织品有限公司第00020号“无印良品”商标异议复审行政纠纷案,法院认为只株式会社良品计画只能证明在被异议商标申请之前其“無印良品”商标在日本、中国香港地区等地宣传使用的情况以及在这些地区的知名度情况,并不能证明“無印良品”商标在中国大陆境内实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响的事实,而商标只有在商品的流通环节中才能发挥其识别功能,故不属于已经使用并有一定影响的商标。

在笔者代理的刘红岩与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人珠海三麦机械有限公司第7165661号“三麦”商标争议行政纠纷案中,第三人出具了大量产品出口的证据,法庭对国内外使用证据做了区分,并口头明确了不考虑商标国外使用证据的态度。

2、必须是商标意义上的在先使用

在使用时必须是将未注册商业标识作为商标使用,只有这样相关公众方能识别商品或服务的来源。

如河北省农药化工有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人石家庄三农化工有限公司、河北省农药化工有限公司第4339107号“佳禾定及图”商标争议行政纠纷案,法院认为,河北省农药化工有限公司不具有将“佳禾定”作为商标使用的主观意图和行为,客观上相关公众也不认为“佳禾定”是河北农药公司的商标,因此“佳禾定”并不是河北农药公司的未注册商标。

在笔者代理的盱眙捷安运输有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人紫金财产保险股份有限公司第7183770号“ZKING”商标异议复审行政纠纷案中,第三人筹备公司几个招聘广告。其中“ZKING”在招聘广告中出现的位置在广告的最底部,字体很小,分别是:www.zking.com、zhaopin@zking.com等,除应聘者需要下载表格、投递简历必须关注上述信息外,相关公众根本不会注意到“zking”字样,第三人既无使用“ZKING”的意图,又无使用“ZKING”的行为,根本无法起到商标的识别作用,不应视为未注册商标。但一审判决未采纳笔者意见,而是认定第三人在上述广告中突出实用了“ZKING”商标。

3、注册商标在非核定使用商品上的使用构成在先使用

如深圳市旺利泰实业有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人(日本国)株式会社尼富考第1204572号“NIfCO”商标争议行政纠纷案,法院认定,对于在先注册商标在非核定使用商品上使用并有一定影响的,应当认定构成在先未注册商标权益给予保护。

4、未续展的注册商标构成在先使用

如董怀谷与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人山东省东方国际贸易股份有限公司第3602695号“Rose及图”商标争议行政纠纷案,虽然第三人“Rose及图形”商标于2003年2月28日有效期满后因未续展被注销,但由于第三人长期、持续的使用,该商标的声誉并不因其未续展而中断,因此,应认定在中国生产、并使用在园艺用刀剪等商品上的该商标在争议商标申请注册前已具有一定影响。

5、贴牌加工不构成在先使用

一般认为,贴牌加工的商品销往国外,不构成在先使用。

如巢汉良与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人美国LF有限责任公司第4458183号“GATEHOUSE”商标争议行政纠纷案,法院认为,商标法意义上的使用是公开的使用,附着商标标记的商品应当进入流通环节,使相关公众能够通过商标在商品与提供者之间建立相应关联。而贴牌加工的商品销往国外,不属于商标法意义上的公开使用,因此,不宜认为在用于出口的贴牌加工产品上使用商标属于商标法意义上的使用。仅在贴牌加工中使用的商标也不属于“在先使用并具有一定影响的商标”。

6、违法使用不构成在先使用

由于禁止恶意抢注条款通过使用产生权益,并可以对抗他人注册,故一般认为,以法律禁止的方式使用商标不产生未注册商标权益。

如拜耳消费者护理有限公司(豪夫迈-罗须控股公司)与中华人民共和国工商行政管理总局商标评审委员会第三人西南药业股份有限公司第631613号“散列通”商标争议行政纠纷案,法院认为,我国药品管理法禁止在药品上使用未注册商标,第三人申请注册“散列通”商标及该商标被核准注册之时,“散利痛”从法律上也不可能是“散利痛片”的未注册商标,故将“散利痛”认定为罗须公司的未注册商标错误。

再如福建七匹狼集团有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人龙岩卷烟厂第1349594号“七匹狼SEPTWOLVES及图形”商标争议行政纠纷案,法院认为,由于在香烟上使用未经注册的商标,违反了《中华人民共和国烟草专卖法》第20条第1款规定,属于法律禁止性行为,因此,第三人在香烟上的在先使用行为不能产生受法律保护的在先权利,商评委认定第三人在香烟和烟具上使用未经注册的商标产生法律保护的在先权利没有法律和事实依据。

(二)具有一定影响的认定

并非所有的在先商标使用行为都可以获得保护,要获得未注册商标权益的保护还必须具备一定影响的要求。

认定商标是否有一定影响,应当就个案情况综合考虑下列各项因素:相关公众对该商标的知晓情况;该商标使用的持续时间和地理范围;该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围;其他使该商标产生一定影响的因素等。

由于一定影响并非广泛影响,亦非一定声誉或知名度,实践中对认定一定影响的要求不高。一般有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等,可以认定其有一定影响即可,但仍需一定的证据予以证明。

如重庆市世湖圆食品有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人重庆市石柱县老川江食品有限公司第3649290号“老川江情”商标争议行政纠纷案,法院认为,商标评审委员会认定“老川江”商标具有一定知名度的证据仅有一份,即湖北省商品质量计量管理协会颁发的重庆市万州区昌源食品企业公司“老川江”牛肉干被确认为“2002年度湖北市场质量信得过品牌”荣誉证书。在没有其他证据予以佐证的情况下,该证据尚不足以证明“老川江”商标在争议商标申请日之前已经具有一定影响。

再如广州市番禺区万声达电子电器厂与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人蔡力第3782232号“T-KOKOPA及图”商标异议复审行政纠纷案,法院认为,虽然现有证据能够证明在先商标在被异议商标指定使用商品或与其类似的商品上进行了实际的使用,但是仅凭2001年5月《慧聪商情广告》上的一则广告,尚不足以认定在先商标在被异议商标申请注册前,已经具有了一定的影响。

二、未注册商标权益的保护范围

1、要求系争商标与未注册商标相同或者近似

系争商标与未注册商标相同或者近似,是恶意抢注的题中之义。如果二商标不相同或者不构成近似,将失去抢注的基础。

2、要求系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似

在我国,未注册驰名商标也不能跨类保护,只有已注册驰名商标方可以跨类保护。恶意抢注中的未注册商标仅仅要求一定影响,尚达不到未注册驰名商标中的知名度要求,如果对其实行跨类保护,其保护范围将超过注册商标和未注册驰名商标,获得类似于已注册驰名商标的保护强度,这无疑是不合法理的。

但如果系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上部分相同或者类似,则应区别对待,分别处理。如福州云蕊日用品有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人漳州市芗城康大师日用品制造厂第3698704号“康大师”商标争议行政纠纷案,对家务手套、沐浴海绵、拖把、抹布等相同或类似商品的注册予以撤销,对纸或塑料杯、肥皂盒、梳、牙刷、牙签、化妆用具等不相同或类似商品的注册予以维持。

三、对于不正当手段即恶意抢注中恶意的认定

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条规定,如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采用了不正当手段。

1、恶意是恶意抢注中必须要审查的的一个不可或缺的要件

笔者代理的刘红岩与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人珠海三麦机械有限公司第7165661号“三麦”商标争议行政纠纷案中,法院认为,争议商标申请人是否具有恶意是本条法律规定成立的重要法律要件,而被告在第101204号裁定中对此亦未予以考虑。被告的裁定遗漏相关法律要件, 并导致了争议商标被撤销的不利后果。被告应在重新作出争议裁定时,就上述法律要件是否成立进行审理并予以评述。遂判决撤销被告作出的商评字【2013】第101204号关于第7165661号“三麦”商标争议裁定,指令被告重做。

在笔者代理的盱眙捷安运输有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人紫金财产保险股份有限公司第7183770号“ZKING”商标异议复审行政纠纷案中,被告对盱眙捷安运输有限公司申请被异议商标时是否具有恶意未做任何审查,而一审判决不仅对此进行回避,反而认定原告与第三人同处江苏省,且第三人为江苏省首家在江苏省内的全国性法人保险公司,原告理应知晓上述事实。在此基础上,原告在“保险、事故保险、人寿保险、保险经纪、保险咨询、保险信息”等与保险业务相关的服务上注册被异议商标,显属“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。笔者认为,在被告漏审恶意抢注中恶意这一必备要件的情况下,法院理应撤销被告所做裁定,责令重做,而不是代替商标行政管理机关对是否具有恶意进行审查,因为法院的职责是审查具体行政行为的合法性,而不是代替商标行政管理机关做出裁决。

2、明知或者应知的认定

虽然当事人在申请注册商标时的主观心态不为人所知,但是由客观存在的事实及当事人的行为能够对商标注册人主观心态予以推定,因此,在先商标的知名度、独创性、商标注册人所从事的行业、商标注册人所处的地理位置以及商标注册人注册商标后的不正当行为等均可以作为判断商标注册人是否具有恶意的判断因素。

如上海市震旦进修学院与国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人震旦行股份有限公司第1459792号“AURORA”商标争议行政纠纷案,震旦行股份有限公司在申请争议商标之前与上海市震旦进修学院商谈合作办学,按照常理,该公司必然在商谈之前或在商谈过程中知晓上海市震旦进修学院已在教育等服务上使用“AURORA”商标并具有一定影响。在此前提下,震旦行公司申请注册争议商标,显然违反诚实信用原则。

再如如武汉爱蒂思家私有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人龙翔国际有限公司第1568929号“龙翔LONGXIANG及图”商标异议复审行政纠纷案,法院认为,第三人以“龙翔”作为商标的床垫等商品获得了相关行业协会等单位授予的一系列荣誉,在武汉市的相关公众中已经享有一定的知名度。原告与武汉龙翔公司同处于武汉市,双方均从事家具生产行业,原告可以从多种渠道了解到武汉龙翔公司使用“龙翔”作为产品商标的情况,故构成恶意抢注。

再如娜可丝实验室有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第三人郑沧宇第3747592号“NUXE”商标异议复审行政纠纷案,被异议商标为臆造词汇;香港日伊公司于2003年2月26日在香港成立,郑沧宇为其初任董事,从事经营化妆品的商业活动,其对娜可丝公司已具有一定知名度且已进入香港市场的“NUXE PARIS及树图形”商标理应知晓;郑沧宇在实际使用被异议商标的过程中,将NUXE变形为nu•xe,并与树图形结合使用,与娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标高度相似。综合上述事实和行为,可以推定郑沧宇在明知或者应知“NUXE PARIS及树图形”商标为娜可丝公司在先使用并有一定影响的商标,却抢先予以注册,构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

以上行文是笔者结合法律规定、司法实践、自己的经验总结出来的一点东西,希望对大家有所帮助。

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