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商标授权确权案件适用情势变更原则综述
添加时间:2015-6-14 10:35:18     浏览次数:

作者:北京市东卫事务所律师 单体禹

商标授权确权案件审理中的情势变更(也作情事变更)原则指,在商标授权确权行政案件的审理中,当行政行为所依据的事实状况在诉讼期间发现已经发生变动的,法院要根据该变动后的事实状况来重新评价行政行为的结果恰当性,进而据此作出裁判结果的裁判思路和原则。

近几年来,我国商标授权确权案件出现了大量的适用情势变更原则的判例,引起了大家的重视和讨论,本文尝试通过对司法判例的剖析,找出一些共性的东西供大家参考。

一、我国商标授权确权案件适用情事变更原则的司法实践

(一)引证商标因连续三年不使用而被商标局撤销

1、艾德文特软件有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第4953637号“ADVENT”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第4953637号“ADVENT”商标,引证商标为第3183570号“ADVENT海得曼”。

二审诉讼过程中,引证商标在计算机商品上的商标专用权因连续三年停止使用被撤销,但北京市高级人民法院认为,商标评审委员会作出商标驳回复审决定时,核定使用在计算机商品上的引证商标仍然处于有效状态,故商标评审委员会及原审法院认定申请商标一引证商标构成近似商标并无不妥。

本案再审时,最高人民法院认为,引证商标因连续三年不使用而被商标局予以撤销,引证商标已丧失商标专用权,已不构成申请商标注册的在先权利障碍。商标评审委员会当初作出驳回复审决定的事实依据已经发生了变化,如一味考虑在行政诉讼中,人民法院仅针对行政机关的具体行政行为进行合法性审查,而忽视已经发生变化了的客观事实,判决维持商标评审委员会的上述决定,显然对商标申请人不公平,也不符合商标权利是一种民事权利的属性,以及商标法保护商标权人利益的立法宗旨。且商标驳回复审案件本身又具有特殊性,在商标驳回复审后续的诉讼期间,商标的注册程序并未完成。因此,在商标驳回复审行政纠纷案件中,如果引证商标在诉讼程序中因三年连续不使用而被商标局予以撤销,鉴于申请商标尚未完成注册,人民法院应根据情势变更原则,依据变化了的事实依法作出裁决。

2、诺克有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第6898097号“诺克”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第6898097号“诺克”商标,引证商标二为第4271160号“诺克”商标。

一审诉讼过程中,引证商标二在“空气调节设备、空气加热器”商品上的注册被撤销。

北京市第一中级人民法院认为,鉴于引证商标二在“空气调节设备、空气加热器”商品上的注册已经被撤销,指定使用在“干燥设备、通风设备和装置(空气调节)”上的申请商标已不存在在先权利障碍。由于被诉驳回复审决定作出的事实依据已经发生变化,考虑情势变更因素,该决定应予撤销,商标评审委员会应当针对申请商标重新作出审查决定。

3、株式会社蓓如娜与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第7500588号“RRyuyu”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第7500588号“RRyuyu”商标,引证商标为第3014853号“YUYU”商标。

在本案二审时,引证商标因连续三年不使用而被商标局予以撤销。

北京市高级人民法院认为,引证商标已丧失商标专用权,引证商标已不构成申请商标注册的在先权利障碍。在商标评审委员会作出的商标驳回复审决定的事实依据已经发生变化的情况下,如一味考虑在行政诉讼中,人民法院仅针对行政机关的具体行政行为进行合法性审查,而忽视已经发生变化的客观事实,维持商标评审委员会的上述决定,显然对商标申请人不公平,也不符合商标权利是一种民事权利的属性,以及商标法保护商标权人利益的立法宗旨。且商标申请驳回复审案件本身又具有特殊性,在商标驳回复审后续的诉讼期间,商标的注册程序并未完成。因此,在商标申请驳回复审案件中,如果引证商标在诉讼程序中因连续三年不使用而被商标局予以撤销,鉴于申请商标尚未完成注册,应根据情势变更原则,依据变化的事实依法作出裁决。

4、丹麦欧力•汉瑞克森有限公司(OLE HENRIKSEN OF DENMARK,INC.)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第5871010号“THREE LITTLE WONDERS”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第5871010号“THREE LITTLE WONDERS”商标,引证商标为第784149号“SMALL WONDER”商标。

在本案一审时,引证商标因连续三年不使用而被商标局予以撤销。

北京市第一中级人民法院认为,商标局已做出了针对引证商标的撤销决定并予以公告,引证商标已丧失商标专用权,第01520号决定做出的事实依据已经发生变化,考虑情势变更因素,该决定应予撤销,被告应当针对申请商标重新做出商标驳回复审决定。

5、北京雪莲羊绒股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第4762284号“雪莲 SNOW-LOTUS及图”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第4762284号“雪莲 SNOW-LOTUS及图”商标,引证商标三为第75801号“SNOW LOTUS及图”商标。

在本案一审时,核定使用于“女装、童装”商品上的引证商标三因连续三年停止使用已经被商标局予以撤销。

北京市第一中级人民法院认为,由于引证商标三撤销,故在本案当中不再构成申请商标的权利障碍,故对申请商标指定使用的商品中原因与引证商标三核定使用商品构成类似的部分商品应予核准注册。由于至诉讼时本案的客观事实发生变化并将直接影响到案件的处理结果,故被告商标评审委员会应当依据新的事实对复审商品是否应予核准注册的问题重新进行审查并做出相应的决定。鉴于法院对被诉商标驳回复审决定予以撤销系基于情势变更原则而非具体行政行为存在错误,故从平衡各方当事人利益的角度出发,仍应由原告北京雪莲公司承担本案的诉讼费用。

6、J.M.H.商标公司(J.M.H.TRADEMARK,INC)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第5502798号“图形(颜色)”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第5502798号“图形(颜色)”商标,引证商标三为第1746628号“Veiya及图”商标。

庭审中,原告表示因引证商标现已失效,故其已不构成申请商标的注册障碍,申请商标应当予以核准注册。被告认可引证商标现已失效。

北京市第一中级人民法院认为,鉴于引证商标已丧失商标专用权,被诉商标驳回复审决定做出的事实依据已发生变化,考虑情势变更因素,该决定应予撤销。

7、J.M.H.商标公司(J.M.H.TRADEMARK,INC)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第5502794号图形商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第5502794号图形商标,引证商标为第1746628号“Veiya及图”商标。

庭审中,原告表示因引证商标现已失效,故其已不构成申请商标的注册障碍,申请商标应当予以核准注册。被告认可引证商标现已失效。

北京市第一中级人民法院认为,鉴于引证商标已丧失商标专用权,被诉商标驳回复审决定做出的事实依据已发生变化,考虑情势变更因素,该决定应予撤销。

(二)引证商标经商标局核准已转让至本案原告名下

1、北京杰华生物技术有限责任公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第6414282号“乐复能”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第6414282号“乐复能”商标,引证商标为第5237793号“乐复康”商标。

在法院审理过程中,引证商标经商标局核准已转让至本案原告名下。

北京市第一中级人民法院认为,申请商标与引证商标的主体已为同一主体,申请商标的注册实际上已不会导致相关公众对商品的来源产生误认,被诉商标驳回复审决定做出的事实依据已经发生变化,考虑情势变更因素,该决定应予撤销。被告商标评审委员会应当针对申请商标重新做出审查决定。

2、PANDORA A/S与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会国际注册第879114号“PANDORA”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为国际注册第879114号“PANDORA”商标,引证商标二为第4445116号“潘多拉”商标。

在法院审理本案之时,引证商标二经商标局核准已转让至本案原告PANDORA A/S名下,而申请商标亦于2011年6月3日经商标局核准转让至本案原告PANDORA A/S名下。

北京市第一中级人民法院认为,申请商标与引证商标二的主体已为同一主体,申请商标的注册实际上已不会导致相关公众对商品的来源产生误认,被诉商标驳回复审决定做出的事实依据已经发生变化,考虑情势变更因素,该决定应予撤销。被告商标评审委员会应当针对申请商标重新做出商标驳回复审决定。

3、天津药物研究院与国家工商行政管理总局商标评审委员会第7140332号“TIPR及图”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第7140332号“TIPR及图”商标,引证商标一为第5786986号“三江并流TPR”商标。

一审过程中,引证商标一的转让手续尚未完成。

北京市第一中级人民法院未支持原告关于申请商标与引证商标一之间已不存在权利冲突的诉讼意见。

二审时,引证商标一经转让已经归于天津药物研究院名下。

北京市高级人民法院认为,这种情况下引证商标一与申请商标之间已经不存在权利冲突,一审判决及被诉商标驳回复审决定所依据的基础事实已经发生改变,足以影响本案的认定结论,故应当根据变更后的事实由商标评审委员会重新作出决定。由于客观情况发生变化不能归责于商标评审委员会,且该客观情况的变化是由天津药物研究院的行为所致,故本案的案件受理费应由天津药物研究院负担。

(三)引证商标申请人同意向商标局申请删除引证商标在某些商品上的注册申请

1、恒生银行有限公司(Hang Seng Bank Limited)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第5562226号“優越Prestige及图”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第5562226号“優越Prestige及图”商标,引证商标为第1133807号“PRESTIGE PROPERTIES 及图”商标。

在案件审理过程中,原告与引证商标注册人磋商,引证商标注册人主动向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局申请删减引证商标覆盖的第36类中的“资本投资”及“金融服务”服务项目,2010年11月15日,商标局予以核准。

北京市第一中级人民法院认为,鉴于商标局现已核准引证商标删减在金融服务、资本投资服务类别上的注册,故认定申请商标与核定使用在金融服务、资本投资服务类别上的引证商标构成同一种或类似服务上的近似商标已缺乏事实依据。考虑情势变更因素,被诉商标驳回复审决定应予撤销。被告商标评审委员会应当针对申请商标重新做出商标驳回复审决定。

2、苹果公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第5695720号“TIMEMACHINE”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第5695720号“TIMEMACHINE”商标,引证商标二为第5086430号“TIMEMACHINE”商标。

在二审法院审理过程中,苹果公司与引证商标二的申请人LG电子株式会社达成《同意协议》,约定:为使申请商标获得注册,LG电子株式会社同意向商标局申请删除引证商标二在个人数字处理器(PDA)商品上的注册申请;并申请将引证商标二指定使用的“视频电话”商品重新归类到0907类似群组,如该申请被驳回导致申请商标仍未获准注册,LG电子株式会社同意向商标局申请删除“视频电话”商品在引证商标二上的注册申请。《同意协议》签订后,LG电子株式会社向商标局提出了该协议约定的相应申请,后引证商标二核定使用的商品中不再包括个人数字处理器(PDA)商品,其核定使用商品的类似群组也变更为0907-0908类似群组。基于以上情况,苹果公司请求对申请商标在相应指定商品上的注册申请予以重新审查。商标评审委员会对苹果公司的陈述表示认可,同意收回被诉商标驳回复审决定并在考虑引证商标二实际情况的基础上重新对申请商标的复审申请进行审理。据此,苹果公司向本院提出撤回上诉的申请。

北京市高级人民法院认为,在二审诉讼中,申请商标与引证商标二之间不再存在商标权冲突,苹果公司请求就其申请商标重新作出驳回复审决定,商标评审委员会同意收回被诉商标驳回复审决定并重新对申请商标的复审申请进行审理。商标评审委员会的上述决定不违反法律、法规的禁止性规定,未超越或者放弃职权,也未损害公共利益和他人合法权益。苹果公司据此申请撤回上诉,系其真实意思表示,符合上述司法解释的规定,应予准许。鉴于商标评审委员会同意收回被诉商标驳回复审决定并重新对申请商标的复审申请进行审理,被诉商标驳回复审决定和原审判决可不再执行,裁定准许苹果公司撤回上诉。

(四)引证商标被法院生效判决认定为不应予以核准注册

1、琼斯投资有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第5591462号“ANNEKLEINNEWYORK及图”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第5591462号“ANNEKLEINNEWYORK及图”商标,引证商标为第3919343号“AnneKlein”商标。

在北京市高级人民法院二审审理过程中,引证商标被北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第1680号行政判决认定不应予以核准注册,从而北京市第一中级人民法院判令商标评审委员会重新对引证商标作出异议复审裁定,判决作出后各方当事人均未提出上诉,该判决已生效。随后,商标评审委员会向二审法院出具了同意收回其被诉商标驳回复审决定的函,同意基于情势变更原则在其作出对引证商标不予核准注册的裁定之后,并至该裁定生效时,收回被诉商标驳回复审决定并重新作出决定。据此,琼斯公司向二审法院提出撤回上诉的申请。

北京市高级人民法院认为,本案二审诉讼中申请商标与引证商标之间不再存在商标权冲突,商标评审委员会同意收回被诉商标驳回复审决定并重新对申请商标的复审申请进行审理,商标评审委员会的上述决定不违反法律、法规的禁止性规定,未超越或者放弃职权,也未损害公共利益和他人合法权益。琼斯公司据此申请撤回上诉,系其真实意思表示,符合上述司法解释的规定,应予准许。鉴于商标评审委员会同意收回被诉商标驳回复审决定并重新对申请商标的复审申请进行审理,被诉商标驳回复审决定和原审判决可不再执行。裁定准许琼斯投资有限公司撤回上诉。

2、明尼唐卡公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会第7027690号“MINNETONKA及图”商标驳回复审行政纠纷案

本案申请商标为第7027690号“MINNETONKA及图”商标,引证商标为第4517897号“MINNETONKA及图”商标。

在该案立案之后,开庭之前,北京市高级人民法院作出(2013)高行终字第2113号行政判决书,其中认定引证商标系违反了2001年《商标法》第三十一条的规定,不应予以核准。

北京市第一人民法院认为,虽然申请商标与引证商标从商标标识上构成近似商标,但引证商标已被生效判决认定为不应核准注册,已不构成本案申请商标在复审商品上获准注册的障碍。因此,基于情势变更,商标评审委员会应重新作出决定。遂判决撤销商标评审委员会的被诉驳回复审决定,并判令其重新作出复审决定。

3、美国盖璞(国际商标)公司与商标评审委员会第4485837号“GAP KIDS”商标申请驳回复审行政案

本案申请商标为第4485837号“GAP KIDS”文字商标,引证商标为第1444548号“GAP”文字商标。

二审期间,最高人民法院(2012)行提字第10号行政判决书对引证商标作出不应予以核准注册的判决。

北京市高级人民法院认为,最高人民法院对引证商标作出不应予以核准注册的判决属于新发生的事实,该事实直接导致引证商标不再构成申请商标获准注册的在先权利障碍,故人民法院应根据情势变更,依据新事实依法作出裁决。考虑二审中盖璞公司提交的最高人民法院行政判决书所证明的事实发生于原审判决及被诉决定之后,并非上述裁决作出的依据,而二审裁判结果系主要依据盖璞公司所提交的上述证据,故一审、二审诉讼费用应由盖璞公司承担。

二、商标授权确权案件适用情势变更原则探析

(一)适用情势变更原则的商标授权确权案件类型

本文列举的上述案例均为商标驳回复审行政纠纷,司法实践中还没有发现情势变更原则适用于商标异议复审行政纠纷和商标争议(商标无效宣告)行政纠纷的案例。

由于商标连续三年不使用撤销行政纠纷案件不涉及在先权利障碍,故情势变更原则明显不适用撤三行政纠纷案件。

商标异议复审行政纠纷与商标驳回复审行政纠纷同属于商标行政授权范畴,被异议商标的注册程序同样没有完成,如果引证商标在诉讼期间权利消失,将被异议商标予以核准注册将同样不存在权利障碍,故商标异议复审行政纠纷案件应该适用情势变更原则。

商标争议(商标无效宣告)行政纠纷属于商标行政确权范畴,是否适用情势变更原则存有争议。笔者认为,如果引证商标在诉讼期间权利消失,维持争议商标的核准注册也不存在权利障碍,不适用情势变更原则也缺乏合理解释。

(二)适用情势变更原则的商标授权确权案件中引证商标权利消失的几种情形

1、引证商标因连续三年不使用而被商标局撤销;2、引证商标经商标局核准已转让至商标申请人名下;3、引证商标申请人同意向商标局申请删除引证商标在某些商品上的注册申请;4、引证商标被法院生效判决认定为不应予以核准注册。

因为引证商标被注销或期限届满未续展而适用情势变更原则的商标授权确权案件尚未发现,从性质上将,这两种情形也应适用情势变更原则。

(三)商标授权确权案件适用情势变更原则情势变更事实发生的时间点

从司法实践情况来看,情势变更的事实可以发生在评审后、一审判决前,也可以发生在一审判决后、二审判决前。

本文列举的上述案例中,第6898097号“诺克”商标、第5871010号“THREE LITTLE WONDERS”商标、第4762284号“雪莲 SNOW-LOTUS及图”商标、第5502798号“图形(颜色)”商标、第5502794号图形商标、第6414282号“乐复能”商标、国际注册第879114号“PANDORA”商标、第5562226号“優越Prestige及图”商标、第7027690号“MINNETONKA及图”商标等9例商标驳回复审行政纠纷案情势变更的事实发生在评审后、一审判决前。

本文列举的上述案例中,第4953637号“ADVENT”商标、第7500588号“RRyuyu”商标、第7140332号“TIPR及图”商标、第5695720号“TIMEMACHINE”商标、第5591462号“ANNEKLEINNEWYORK及图”商标、第4485837号“GAP KIDS”商标等6例申请驳回复审行政案情势变更的事实发生在一审判决后、二审判决前。

如果情势变更的事实发生在再审期间,能否适用情势变更原则,早期的司法判例认为不应适用情势变更原则,但最新的司法判例认为可以适用情势变更原则。

在早期的李意鹏与国家工商行政管理总局商标评审委员会第8259243号“蓝鹰BLUE EAGLE”商标驳回复审行政纠纷案中,最高人民法院认为,本案终审判决时引证商标依然是有效的注册商标,该商标专用权到期日是在终审判决之后,再审申请人(驳回复审申请人)以引证商标已失效为理由申请再审,要求商标评审委员会重新作出决定,没有法律依据。

在最新的耐克国际有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会第7298588号“AIRFORCE1”商标驳回复审行政纠纷案中,最高人民法院认为,在二审判决作出后,本案中唯一的引证商标即引证商标二,已经被商标局以连续三年停止使用为由予以撤销而丧失注册商标专用权。由于本案为商标驳回复审行政诉讼,申请商标的注册程序尚未完结,在这一过程中,由于申请商标是否应予核准注册的事实基础发生根本性变化,即本案中唯一的权利障碍已经消失,若仍以二审判决作出时的事实状态为基础去考量申请商标是否应予核准注册,将导致显失公平的结果,故判决撤销被诉商标驳回复审驳回决定、一审及二审判决,责令商标评审委员会重作。

可见,商标授权确权案件适用情势变更原则的时间点已经不再限制,更加宽泛了。

(四)商标授权确权案件适用情势变更原则的最终处理方式

1、无论情势变更的事实发生在什么时间,由一审法院、二审法院或再审法院判决撤销被诉商标驳回复审决定,责令商标评审委员会重作。

本文列举的上述案例中,绝大部分案例法院采取此种处理方式。

2、商标评审委员会同意收回被诉商标驳回复审决定并重新对申请商标的复审申请进行审理,商标申请人撤诉

如本文列举的上述案例中的第5695720号“TIMEMACHINE”商标驳回复审行政纠纷案、第5591462号“ANNEKLEINNEWYORK及图”商标驳回复审行政纠纷案。

两相比较,商标评审委员会收回被诉商标驳回复审决定商标申请人撤诉的方式更加快捷一些。

(五)诉讼费的承担

鉴于法院对被诉商标驳回复审决定予以撤销系基于情势变更原则而非具体行政行为存在错误,故从平衡各方当事人利益的角度出发,法院一般判决商标申请人承担案件的诉讼费用。

是为笔者对商标授权确权案件适用情势变更原则的一点探究,供大家参考,和大家分享。

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